Bundesgerichtshof klärt begründete Erfolgserwartung für softwarebezogene Patente
Kenny Knox
Am 15. Februar 2023 hat das Bundesberufungsgericht (Federal Circuit) eine Entscheidung in der Sache KEYnetik, Inc. gegen Samsung Electronics Co. getroffen, in der es um einen Patentrechtsstreit über tragbare Fitnessgeräte ging.
Vor der Berufung entschied das United States Patent and Trademark Office (USPTO) in einem Inter-Partes-Review-Verfahren, dass das KEYnetik erteilte US-Patent Nr. 8.370.106 angesichts verschiedener Referenzen aus dem Stand der Technik naheliegend sei. Das Patent Trial and Appeal Board (PTAB) des USPTO vertrat die Auffassung, dass eine Person, die über normale Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Technik verfügt, bei der Kombination der Verweise auf den Stand der Technik eine begründete Aussicht auf Erfolg gehabt hätte.
In seiner Berufung vor dem Federal Circuit argumentierte KEYnetik, dass die Beweise im IPR-Verfahren die Feststellung des PTAB, dass eine begründete Aussicht auf Erfolg besteht, nicht stützten, da sie ausschließlich auf schlüssigen Expertenaussagen beruhten. Samsungs Experte hatte ausgesagt, dass die Softwareänderungen, die erforderlich sind, um die Referenzen des Standes der Technik zu kombinieren, für einen geschickten Handwerker 'geradlinig' und 'einfach' wären. KEYnetik machte ferner geltend, dass Samsungs Expertenaussage mangelhaft war, da sie "spezifische Softwareänderungen, die ein erfahrener Fachmann vornehmen müsste, nicht aufzeigte, wie er sie vornehmen würde und warum er erwarten würde, dass sie erfolgreich sein würden". Id.
Das Bundesberufungsgericht war anderer Meinung und stellte fest, dass Samsungs Sachverständiger die "spezifische Funktion, die die Softwareänderungen erfüllen müssen", beschrieben hatte und dass solche Änderungen für einen erfahrenen Fachmann leicht und einfach zu implementieren waren. "Sobald die von der Software auszuführende Funktion identifiziert ist, gehört das Schreiben von Code zur Erreichung dieser Funktion in der Regel zum Stand der Technik. Id. (unter Berufung auf Fonar Corp. v. Gen. Elec. Co., 107 F.3d 1543, 1549 (Fed. Cir. 1997)).
Zusammenfassend stellte der Federal Circuit fest, dass in Ermangelung gegenteiliger Beweise die Aussage eines Sachverständigen, dass eine geänderte Funktion einer Software und deren Implementierung, wenn sie einfach und unkompliziert ist, ausreicht, um eine begründete Aussicht auf Erfolg zu begründen.
Diese Entscheidung liefert weitere Anhaltspunkte zu Fragen der Offensichtlichkeit im Zusammenhang mit Software und computerimplementierten Erfindungen.
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